背景

ヘンケル ポリビット インダストリーズ リミテッドは、建設業界に特化した防水・腐食防止シーラントおよびコーティング剤の開発と製造を行う中東の企業です。同社はシンガポールを含む世界中の少なくとも 25 の管轄区域で事業を展開しています。当初はポリビット インダストリーズ リミテッドとして知られ、1995 年にアラブ首長国連邦で設立されましたが、ヘンケル AG & Co. KGaA に買収され、ヘンケル ポリビット インダストリーズ リミテッド (申立人) に改名されました。

Polybit Industries Far East Sdn. Bhd. (被告) は、建設化学薬品、防水膜、ジョイントシーラント、液体コーティング、防錆製品を東南アジア諸国およびシンガポールに供給しているマレーシアの会社です。被告は、申立人の株主と被告の合意に基づいて設立されました。

申立人は、申立人のPolybitロゴが組み込まれていた、被申立人の登録商標および係属中の商標出願を無効にする統合審判を申し立てました。

著作権

申立人は、1995 年の設立以来、Polybit という単語とその Polybit ロゴを商標として使用してきたと主張しました (Polybit 1995 ロゴ)。Polybit と Polybit ロゴの後継バージョンがあり、2010 年頃 (Polybit 2010 ロゴ) と 2016 年 (Polybit 2016 ロゴ) に UAE で作成され、初めて公開されました。

Polybit 1995 ロゴ、Polybit 2010 ロゴ、および Polybit 2016 ロゴはすべて、その従業員の 1 人によって作成されたため、これらのロゴはオリジナル作品とみなされます。このマークの作成者の雇用主であるため、作成者は 3 つの異なるバージョン、つまり Polybit 1995 ロゴ、Polybit 2010 ロゴ、および Polybit 2016 ロゴの著作権を享受します。

したがって、レジストラは、被申立人が申立人のポリビットのロゴを実質的に複製したため、著作権侵害に当たると判断しました。

無効審判と異議申立

レジストラは、申立人が被申立人の商標無効の根拠を立証することに成功したと判断しました。

レジストラは、被告が申立人の直接の代表者であった期間中に申立人がポリビットのロゴと商標を使用していたことを知っていたため、悪意の主張が立証されたと判断しました。被告が極東地域で申立人の製品の販売代理店に任命されていたという証拠がありました。また、被告が申立人の代表者であることを何度も表明していたという証拠もありました。

さらに、被申立人が、自らが所有者であると主張することに加え、申立人のポリビットのロゴとサブブランドの使用を隠していたという証拠もありました。さらに、被申立人が商標の使用の証拠として提出した請求書は本物ではありません。それらの販売請求書にはシンガポールでの製品販売が記されていないだけでなく、当該請求書には、当該請求書の日付以降に作成されたドメイン名の記載もありました。

レジストラはまた、本質的に、被申立人が、申立人のポリビット商標の最も「特徴的な要素」を被申立人の商標に採用したと判断しました。

さらに、レジストラは、シンガポールにおける申立人の唯一の販売代理店が被申立人より先にPolybit 1995のロゴを最初に使用していたことを示す反証があるため、被申立人が自らを最初の使用者と主張することはできないとも判断しました。

最後に、レジストラは、周知の根拠に基づき、被申立人が申立人の代表者として行動していたにもかかわらず申立人に帰属する使用、売上高、利益の証拠は、特定の商標および特定の商品に関して具体性を欠いていたと判断した。

申立人が無効と異議に成功したため、被申立人の商標登録は行われなかったものとされ、被告の異議申立された商標は登録されませんでした。

原文は英語であり、日本語は仮訳です。