2026年4月1日、米国特許商標庁（USPTO）は新たなガイドラインを発表し、「一方的な再審査手続における実質的な新問題の認定に関する予備審査手続」を確立した。これは、同庁による既登録特許の是正に関する長年の実務が、さらなる調整を迎えることを示している。

ガイドラインの概要

本ガイドラインでは、新たな書面陳述の選択肢が追加され、特許権者は、同局が再審査請求を許可または却下する決定を下す前（すなわち予備審査段階）に、第三者から提起された再審査請求に対して意見を提出することが可能となった。本通知によれば、この予備審査段階における書面陳述により、USPTOは「実質的な新問題（SNQ）」の認定を行う際、特許権者の意見を参考にすることができるようになる。関連資料は、再審査請求の送達日から30日以内に提出されなければならず、ページ数は30ページを超えてはならない。また、特許権者は、資料の中で、関連する内容について、特許商標庁が以前に第325条(d)に基づき行った分析と重複する問題について論じることはできない。そのような問題は、その後の手続きにおいて別途審議される。

第三者請求人は、特許権者が提出した予審段階の資料に対して反論する権利を有せず、特別な事情がある場合に限り異議を申し立てることができる。例えば、第三者が、特許権者による事実または法律に関する虚偽の陳述があり、かつその虚偽の陳述が「実質的な新問題」の判定を実質的に妨げると考える場合などである。

特許権者および第三者への影響

本ガイドラインは、双方にとって重要な実務上の影響を及ぼす。

特許権者にとって

・予備審査段階における書面陳述および任意の声明において、すべての実質的な新規問題を処理するための30日間の期間設定は、時間が逼迫しており、コストも高い。

・並行訴訟に関与している特許権者は、USPTOへの任意提出資料において、潜在的なクレーム解釈やクレーム対応案を早期に開示することを望まないだろう。なお、当該公的提出書類の法定期限は、少なくとも予備審査段階より6ヶ月以上後になる。

・並行訴訟において係属中または予見される停止申立てが存在する場合、実質的な再審査記録を構築し——かつUSPTOと積極的にやり取りを行っていることを示す——ことは、停止申立ての可決に有利に働く可能性がある。

・このオプションの実際の価値は限定的である可能性がある。40年以上にわたる統計データによると、第三者による異議申立人が実質的な新問題を提起することに成功した割合は92％を超えており、また本ガイドラインは、法的に定められた実質的な新問題の認定基準を変更することはできない。この基準のハードルは、その後の再審査手続において予備的証拠規則に基づきクレームを拒絶する際に適用される基準よりも低い。

・請求人は、特許権者が予備審査段階で提出した陳述書に対して、事実の記述に誤りがあるとして反論を行う可能性が高い。特許権者が再審査手続の開始後に措置を講じた場合、この答弁権は認められない。

第三者にとって

・予備審査段階での書面陳述が常態化すれば、再審査手続の全体的なコストは当事者双方にとって増加する。同時に、実質的な新規性の認定基準が事実上引き上げられた場合、第三者は支持が得られるまで再審査請求を何度も提出する必要が生じる可能性がある。

・現在、戦略的な動機が存在する。すなわち、実質的な新問題をより多く提示することで、特許権者の予審段階における提出作業を阻止または増加させ、それによって請求人のコストをさらに増大させるというものである。

・もしUSPTOが法定の実質的な新問題の認定基準から逸脱し、特許権者の主張をそのまま採用した場合、再審査手続の公正性が損なわれることになり、その状況は特許審判・控訴委員会（PTAB）で過去に生じた問題と類似する。

原文は中国語であり、日本語は仮訳です。