識別力の概念は、商標法の中心的な、そしてしばしば争われる特徴である。知的財産の枠組みにおける多くの規定と同様、識別力に関する制定法上の要件は、さらなる司法解釈を必要としてきた。本稿は、1993年商標法第194号（以下「本法」）が識別力をどのように扱っているかを検討し、文字商標、地理的表示および立体商標に関して、この概念の範囲、意味および実務上の適用を明らかにする主要な判例を考察する。

識別力とは何か

識別力は、南アフリカにおける商標保護の礎である。商標は、ある事業者の商品または役務を他の事業者のものと区別できるものでなければならない。重要なことに、これは、商標権者の利益と、公衆（他の事業者を含む）が商業において記述的な表現を使用する権利との均衡を図る必要性を反映している。

商標法

本法第9条は、識別力に関する基礎的な規則を定めている。登録され得るためには、商標は、ある事業者の商品または役務を他の事業者のものと区別できるものでなければならない。出願日において、商標が本来的に識別力を有するか、または使用の結果として識別力を獲得している場合、その商標は区別できるものとみなされる。

要するに、同条は、商標が使用される商品または役務との関係で評価されること、そしてその文脈で考慮された場合に、消費者がそれらの商品または役務を他の事業者が提供するものと区別できるようにするものでなければならないことを求めている。

本法第10条は、識別力の欠如を理由として商標の登録を拒絶し得る絶対的理由を定めている。とりわけ、商標が、商業において、当該商品または役務の種類、品質、数量、用途、価値、地理的出所その他の特性（商品の生産または役務の提供の方法もしくは時期を含む）を表示するために用いられる標識または表示のみから成る場合、その商標は登録され得ない。現行の言語において、または商業上の善意かつ確立した慣行において慣用となった標識または表示のみから成る商標も、同様に登録から排除される。

その核心において、本法は、商品または役務の商業上の出所に関する混同から消費者を保護しようとするものである。第10条は、商業上の出所の標識として機能しない商標の登録を阻止することにより、これを実現する。言い換えれば、商標が単に当該商品または役務を記述するにすぎない場合、または商業において一般的に用いられる語から成る場合、それはある事業者の提供物を他の事業者のものと区別することができない。

基本的要件

控訴部は、Brian Boswell Circus (Pty) Ltd 対 Boswell-Wilkie Circus (Pty) Ltd において、詐称通用の文脈では、名称または商標が出所の標識として機能しなければならないことを確認した。出所は名称によって特定される必要はないが、公衆はそれでもなお、その商標を単一の商業上の出所と結び付けなければならない。

南アフリカ法の正式な一部ではないものの、南アフリカの裁判所および実務家は、商標の強さおよび識別力を評価する有用な枠組みとして、Abercrombie のスペクトルにしばしば言及する。

造語商標（Fanciful marks）は、KODAK や EXXON のように、従前に意味を持たない完全な造語である。これらは一般に最も強い形態の商標とされる。

任意商標（Arbitrary marks）は、石けんに用いる DOVE のように、無関係の文脈で通常の語を用いるものである。

暗示商標（Suggestive marks）は、商品の品質や特性を示唆するが、なお消費者側の一定の想像を要する。自動車に用いる JAGUAR が一般的な例である。

記述商標（Descriptive marks）は、乳製品に用いる FULL MILK のように、商品または役務の特性、品質、用途または特徴を直接記述する。かかる商標は、使用により識別力を獲得しない限り、一般に登録され得ない。

一般名称商標（Generic marks）は、商品または役務そのものを指す一般的な語であり、商標として機能することは決してない。

本来的識別力と獲得的識別力

商標は、その性質上、登録が求められる商品または役務との関係で任意的または独特である場合、本来的に識別力を有する。これに対し、獲得的識別力とは、当初は識別力を有しなかったが、市場における使用を通じて区別できるようになった商標を指す。

記述的な語

欧州の Laboratoire Garnier et Cie 事件は、この概念の明確化に資した。商標 NATURAL BEAUTY は、関連する公衆がその語を、自然の美しさを保ちまたは高めることを意図した商品を記述するものと理解するため、登録を拒絶された。したがって、その商標は、商業上の出所の標識として機能するのではなく、商品の特性に関する情報を伝えていた。

もっとも、消費者が当該語を商品または役務そのものではなく、主として特定の商業上の出所と結び付けるようになれば、記述的な商標も時の経過とともに識別力を獲得し得る。

識別力の評価

相互に競合する商標の識別力を評価する際に考慮すべき要素は、New Media Publishing において論じられた。それぞれの商品または役務が十分に異なり、混同が生じにくい場合には、類似の商標も併存し得る。逆に、類似の商標が類似の商品または役務に用いられる場合には、混同のおそれが生じ得る。

この手法は、Orange Brand Services Ltd 対 Account Works Software (Pty) Ltd において確認された。同事件で裁判所は、ソフトウェアに用いる ORANGEWORKS が、類似商品に用いる ORANGE と混同を生じるほど類似すると判断した。裁判所はさらに、不完全な混同または初期的な混同であっても、混同類似の認定を支持するに足り得ることを認めた。最終的に裁判所は、これらの事項が、商標が生み出す全体的な印象および周囲の商業的状況に基づく価値判断を伴うことを強調した。

地理的表示

Century City は、ケープタウンにある著名な商業・住宅開発地区である。CENTURY CITY という名称は、地理的な意義を持たなかった時点で商標として登録された。しかし、本件が最高控訴裁判所に至るころには、その語は地理的意味を獲得していた。そのため、その商標は、単一の商業上の出所を識別するものというよりも、主として地理的場所を記述するものとなっていたことから、登録簿からの抹消の対象となり得る状態になった。

立体形状

Beecham Group Plc 対 Triomed (Pty) Ltd では、商標としての錠剤形状の識別力が争点となった。裁判所は、その楕円形・両凸形の錠剤形状は製薬業界において一般的であり、したがって本来的識別力を欠くと判断した。消費者および薬剤師がその形状を単一の商業上の出所と結び付けていなかったため、その形状は使用による識別力も獲得していなかった。

本件は、主として機能的な目的に資する形状は、使用により識別力を獲得しない限り、一般に本来的識別力を欠くことを示している。

平均的購入者

Plascon-Evans Paints 対 Van Riebeeck Paints において、裁判所は、商標間の混同類似の評価に関する重要な指針を示した。その判断は、競合する商標の比較と、それらが平均的購入者に与える印象の評価を必要とする。

その比較は、商標が生み出す視覚的、称呼的および観念的な印象を、並べて対比するとともに、それぞれの商業的文脈の中で個別に検討する。消費者は一般に、正確な細部ではなく全体的な印象によって商標を記憶するため、不完全な記憶についても考慮しなければならない。

結論

識別力は、ある標識が、その性質によるか獲得された使用によるかを問わず、ある事業者の商品または役務を他の事業者のものと本来的に区別できるか否かにかかっている。記述的な語、地理的表示、ありふれた形状および商業上の慣用語は、商業上の出所の標識として機能しない場合、一般に登録から排除される。

混同のおそれの判定には、視覚的、称呼的および観念的な類似性に加え、商品または役務の関係および関連する消費者の特性を考慮した、商標の総合的な評価が必要である。混同のおそれが最も大きいのは、一般に、類似の商標が類似の商品または役務に用いられる場合である。

結局のところ、識別力は商標法の根本的な目的を反映している。すなわち、消費者が商業上の出所を効率的かつ確実に識別できるようにする一方で、競争者が商業において通常のかつ記述的な表現を誠実に使用する能力を維持することである。技術と商業が進化し続ける中、識別力をめぐる議論は、今後も重要かつ微妙な均衡を要するものであり続けると思われる。

結局のところ、商標の選択は慎重な均衡の作業を伴う。商標は、信用やブランド認知を生み出し得る価値ある商業資産として機能するに足る識別力を備えるべきであり、同時に、有効に行使できるよう商標法の要件を満たすべきである。商標に多大な商業的投資を行ったとしても、その商標が法的観点から本来的に弱く、行使が困難、不確実または非現実的となる場合には、その投資が損なわれかねない。

執筆：Mohammed Jameel Hamid（パートナー）、Sanda Nyoka（候補弁護士）

出典：Adams & Adams（原文）

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